以专利入股国外企业有何法律风险
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发布时间：2022-10-13 20:48
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时间：2023-11-12 16:47
专利权投资入股是指专利权人将其依法享有的专利权作为资本进行投资以换取公司股份的行为，是专利权资本化的过程。当专利权作为资产被投资到公司后，维护、经营专利权的风险就由专利人转移到了公司。专利权是否被宣告无效、是否受到侵权，专利技术实施转化是否顺利等这些风险都由公司独自承担，故作为非技术出资方在作出合作投资决定前，可从出资专利权主客体方面做好相应的专利风险尽职调查。
1、专利权出资主体资格审查。
第一，根据我国《专利法》第39条以及第40条规定，发明专利申请、实用新型和外观设计专利申请经实质审查/初步审查没有发现驳回理由的,由*专利行政部门作出授予发明专利权/实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权/实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。因此，作为非技术出资方可要求专利权出资方提供专利权属证书、专利说明书、权利要求书、最新交纳年费凭证等文件，以确定其用于出资的专利权归其所有。一般情况下专利证书上登记的权利人为真正的专利权利人，但是，专利证书是根据专利登记簿颁发，在发生专利权主体变更时只对底簿进行更改，仅仅依据证书认定专利权主体风险较大。故建议非技术出资一方在审查专利证书的同时，也通过国家知识产权局专利局对专利权人资格做进一步的审查。
第二，若专利出资人为个人，应审查专利权人是否为职务发明人，委托发明人或者合资开发发明人。在现实生活中，公民对专利技术研究往往具有投资的介入，专利技术是职务发明，委托发明，还是合作开发，专利权归属于个人还是投资方，都需要明确界定。我国《专利法》规定，发明人在执行职务期间，利用单位的物质资源开发的专利技术归单位所有；经两者合作完成或者接受委托而完成的发明创造，申请专利的权利属于共同完成的单位或个人，当事人另有协议约定的除外。故建议在专利权出资人主体审查过程中，应明确专利技术开发者之间的关系，以及中间有无相关协议，要求专利权人做出相关书面陈述。
第三，若专利出资人的专利是受让而来，根据《专利法》第10条之规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向*专利行政部门登记，由*专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。因此，建议不能只看其转让合同，还要查明该专利是否已经向*专利行政部门登记，否则卖方仍不是专利权人，还没有成为真正的专利有人。
在对专利权出资的可行性与市场风险进行调查确认后，各出资方将会进行出资的实质性阶段，即签订出资合同，该阶段的工作直接影响专利权出资后的风险大小，非技术出资一方应做好如下工作：
1、订立严密的专利权出资协议。
第一，在签署专利权出资协议时，一定要在协议中明确专利权名称，专利号，专利附带技术资料，比较重要的一点是关于约定办理转让登记等手续的时间以及移交专利权权属有关的各种文档、资料的时间。新修订的《公司法》不再要求公司注册成立时必须实际缴付出资，认缴资本改革制度使专利出资人获得了与货币出资人相同的后续出资权，专利权只需确认将特定的专利权用于出资后就可获得股东的身份，专利权转移登记手续可以根据公司经营的需要后续办理。因此，建议在完成专利权权利的有效让渡前，非技术出资一方应在出资协议中明确约定办理转让登记等手续的时间以及移交专利权权属有关的各种文档、资料，同时设置相应的违约责任条款。
第二，若是以专利权使用权出资的，因出资人仍保留专利权所有权，故缴纳专利权年费的义务仍然由出资方承担，因此对于非技术出资一方，应注意防范因专利权人不按时缴纳年费导致专利权失效的风险。关于这一点，建议非技术出资一方可在专利权出资协议设置相关知情权条款、违约责任条款。
第三，明确约定专利权出资所占的比例及相应的分红条款，公司接受专利权出资，往往依赖的是评估机构对专利权出资进行的专利权价值的评估结果，然而在大多数专利权出资项目中，专利权出资所预期的效益和实际情况相差很大。因此，建议非技术出资一方在明确约定专利权出资所占的比例的前提下，设置公平合理各方都能接受的利益分配或股份调整的条款，以免出资专利权人的专利因各种影响而使其价值大幅度降低，但却须按出资比例进行分红的僵局。
第四，须明确约定专利技术改进成果的分配，接受专利权出资的公司往往不满足出资专利权技术的使用，而专利权出资人由于对该专利权的了解与熟知也更容易通过相同原理创造出更为先进的技术并借此获取专利。（示例：可在协议中明确约定，出资人与公司各自在出资的专利基础上进行研发而产生新的发明创造成果的专利申请权，归做出新的发明创造的一方享有，但另一方具有优先受让和使用该技术的权利）。
第五，须在协议中明确约定专利权权利瑕疵担保责任的承担问题，专利权出资人将专利出资，其目的是通过其所有的专利权资本代替货币资本向公司出资，获得股份，并在公司运营发展的同时获得相应份额的股权分红。在专利权出资人期许通过专利权出资获得利益时，其应对专利权资本瑕疵承担担保责任。因此，建议可在协议中明确约定，若因出资专利权权利问题而使得公司面临的侵权纠纷，出资人承担所有赔偿责任。
2、处理好专利权资本不稳定性与公司资本稳定原则之间的矛盾。
按照物权法规定，专利权已经出资，专利权出资人按照法律的规定合法履行出资义务，且出资的专利权在出资时真实有效，无权利瑕疵。那么专利权人对专利权资本在公司日后的业务开展产生的风险（如资本缩水风险）都无须承担责任。但由于专利权资本经济寿命较短，公司对专利权资本商业化运营的难度较大，若让接受专利权出资的公司承担该风险，明显对公司和其他股东不公平。又由于新修订的《公司法》取消了要求以专利权出资须经依法设立的验资机构验资的规定，亦即在专利权价值进行评估的基础上，非货币出资财产的价值只要其他股东认可即可申请注册登记。根据《公司法》之规定，有限责任/股份有限公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。因此，作为非技术出资一方，为解决专利权资本的不稳定性与公司资本稳定原则之间的矛盾，可设置对专利权资本确立年度评估制度，在必要时调整相应的专利权资本的份额。在遇到专利权资本价值发生重大变化时，赋予公司其他股东重新评估以调整股权结构的请求权。比如：作为非技术出资一方可在出资协议中约定，一定期限内（一般两年内），专利权出资人对专利权资本价值的缩水承担无限的资本补充责任，两年后，对专利权资本价值的缩水承担过错责任。
此外，如果专利权出资人实际缴付出资的时间点与其认缴出资的时间点超过一定时限(如一年)，还应该对专利权价值再次进行评估，以确认专利权在此期间是否遭遇大幅减值。如果此时的专利权价值与认缴时的价值相差太多，可要求专利权出资人承担补足出资的责任，或扣减其相应出资的份额，同时也需要办理公司减资手续。
三、出资后的风险防范措施
1、尽快依法办理出资专利权的权属转移手续。《专利法》第10条规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向*专利行政部门登记，由*专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。因此，以专利权出资的，须在专利行政部门登记后才发生权利的转移，出资程序才算完成。
2、签订相关保密协议。目前的专利技术，一般都是需要专利加技术诀窍一起转移才能实施的，因此与专利权出资人签订竞业禁止协议、与掌握这些技术秘密的技术人员签订内部保密协议，可以有效避免因技术人员辞职、跳槽等导致的商业秘密外泄，降低专利权的资本化风险。
